2019年1月7日、USPTOは、「35 U.S.C. 112に遵守するため、コンピュータにより実行される機能クレームの限定の審査(Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112)」を公表しました。本ガイドラインでは、USPTOの審査官と関係担当者に対する手引きが記載されています。§112に関する手引きでは、(i) 35 U.S.C. §112(f)に基づきミーンズ-プラス-ファンクションの限定を審査し、§112(f)を実施するコンピュータにより実行されるクレームに関して35 U.S.C. §112(b)に遵守しているか否かを判断する、および(ii) 35 U.S.C. §112(a)に遵守するため、コンピュータにより実行されるクレームでの機能的限定を審査することについての適切な分析が記載されています。

特に、本手引きでは、(i) Williamson v. Citrix Online LLC事件792 F.3d 1339, 1349 (Fed. Cir. 2015) (en banc)を考慮して、コンピュータにより実行されるクレームの限定に対する§112(f)の適用性、(ii) §112(f)を実施する機能的クレームの用語が§112(b)に基づき明瞭であるか否かを判断するのに必要な質問について説明されています。§112(f)を実施するコンピュータにより実行されるクレームの限定について、「明細書に、クレームに記載の特定のコンピュータ機能を実施するためのアルゴリズムを開示する必要があります。記載がない場合、該クレームは、35 U.S.C. §112(b)に基づき不明瞭であるとみなされます。」

また、本手引きでは、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)がVasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc.事件782 F.3d 671 (Fed. Cir. 2015)にて説明したように、コンピュータにより実行される発明を機能的限定を使用してクレームに記載する際の、§112(a)に基づく開示要件が説明されています。特に、本手引きでは、§112(a)の実施性要件と記載要件に遵守するため、Vasudevan事件におけるコンピュータにより実行される機能的クレームの文言に関するCAFCの分析が解説されています。その分析にて、明細書では、非ミーンズ-プラス-ファンクションクレームの限定についても、単に機能的結果そのものだけでなく、どのようにして機能的結果に達成するか(例えば、アルゴリズムおよび/もしくは論理ステップの有限列) の点から、コンピュータにより実行される発明を記載する必要があるとしていました。しかし、本手引きでは、記述要件を満たすため、技術分野において周知であるコンピュータ機能を明細書にて詳細に記述する必要はないとあります。

112に関する改訂版手引きでは、35 U.S.C. §112に遵守するため、コンピュータにより実行されるクレームの審査に関して現行法とUSPTOの方針についての要約がなされているように思われます。実用性の観点から、このような手引きの結果として審査において著しい変更があるようには思われません。

2019年1月7日、USPTOは、「2019年度 – 特許適格性に関する改定版ガイドライン(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)」を公表しました。従来と比べ、本ガイドラインでは、USPTOの審査官と関係担当者によるAlice事件に基づく分析の第一ステップ(USPTOのステップ2A)の適用方法に著しい変更が見られます。このステップでは、クレームが抽象概念に「関する(directed to)」ものであるかどうかを判断します。本改訂版ガイドラインは、過去の全てのガイドラインに代わるもので、過去、現在、今後提出の全出願に直ちに適用となります。概要によると、改訂版ガイドラインでは、ステップ2Aの分析が2つの部分に分けられています。

ステップ2Aの第一部分では、USPTOは、抽象概念とみなされるべき内容のカテゴリーを「数学的概念(mathematical concepts)」、「人間活動の特定の編成メソッド(certain methods of organizing human activity)」、「精神的プロセス(mental processes)」に限定しています。この第一部分での分析では、稀な場合を除き、クレームはステップ2Aの分析に基づき抽象概念に関するものでないため、これら3つのカテゴリーの1つにおける内容が記載されていないクレームには特許適格性があるとみなされます。

ステップ2Aの第二部分では、列挙されたこれら3つの抽象概念カテゴリーの1つにおける内容がクレームに記載されている場合、クレームに記載された抽象概念が、該抽象概念の「実用上の応用を含んで(integrated into a practical application)」いるかどうかを判断するためにクレーム全体を分析する必要があります。クレームに記載の抽象概念が、該抽象概念の「実用上の応用を含んで(integrated into a practical application)」いる場合、クレームは、抽象概念に「関する(directed to)」ものでないため、ステップ2Aに基づき特許適格性があるとみなされます。クレームに記載の抽象概念が、該抽象概念の「実用上の応用を含んで(integrated into a practical application)」いない場合のみ、この分析は、ステップ2Bに進むことになります。

改正後のステップ2Aのフレームワークは、「自然法則」と「自然現象」が記載されているクレームにも適用されます。しかし、USPTOは、これらのカテゴリーに該当する内容のタイプについて限定していません。

オリフとUSPTOは、祝日のため1月21日月曜日はお休みさせていただきます。祝日のため、USPTO 、米国連邦巡回控訴裁判所、および多数の米国地方裁判所に対して、提出期限が1月21日月曜日である特許出願および他の書類等は、1月22日火曜日までに提出すればよいことになっています。

オリフとUSPTOは、祝日のため 2019年1月1日火曜日はお休みさせていただきます。USPTO、米国連邦巡回控訴裁判所、および多数の米国地方裁判所に対して、提出期限が1月1日火曜日である特許出願および他の書類等は、1月2日水曜日までに提出すればよいことになっています。

オリフとUSPTOは、祝日のため 12月25日火曜日はお休みさせていただきます。USPTO、米国連邦巡回控訴裁判所、および多数の米国地方裁判所に対して、提出期限が12月25日火曜日である特許出願および他の書類等は、12月26日水曜日までに提出すればよいことになっています。

2018年11月1日、USPTOでは、関連先行技術へのアクセスの実施(Access to Relevant Prior Art Initiative)の試行が開始となります。この試行段階においては、特許出願の特定グループに対する電子ファイルは、対象特許出願直前の米国特許親出願において過去に引用された文献を自動的に受理することになります。これらの出願をレビューする審査官は、新たなソフトウエアツールを使用して、導入文献リストを受理することになります。2018年11月1日より、本試行プログラムは、技術部2131(すなわち、コンピュータメモリー出願部)にて施行されることになっており、2019年1月1日からは8ヶ所の技術部においても施行される予定となっています。本プログラムに含まれる出願は、試行システムを使用して導入された全引用文献を列挙する｢導入引用通知書(Notice of Imported Citations)｣を受理することになります。

USPTOでは、USPTO内全体で本システム実施のため必要な調整を図るため、この試行段階における一般からのフィードバックを歓迎します。但し、現時点では、出願人の開示義務を軽減する予定はなく、USPTO内での相互引用(cross-citing)では、出願人による確認が必要となります。従って、現時点において、弊所での業務もしくは手続きへの変更はないように思われます。また、今後、USPTOは、対応外国出願から関連書類を自動的に検索するためのシステムを実施するかもしれません。 USPTOが、関連先行技術へのアクセスの実施(Access to Relevant Prior Art Initiative)を今後も続行する場合、今後のIDSの提出頻度を非常に少なくすることができるように思われます。

弊所では、今後も本件およびUSPTOの他の動向につきまして注意深くモニタリングします。プログラム等が展開するに従って、重要な情報および変更等がありましたら、クライアントの皆様にお知らせする予定です。

本試行プログラムについての詳細については、USPTOの公式発表をご覧ください。 https://www.uspto.gov/patents-getting-started/access-prior-art-project