IPRにおける補正するための申し立て(Motion to Amend)についてのアドバイスを含むPTABによる命令

10月30日、PTABは、IPRにおけるクレームを補正するための申し立て(Motion to Amend)の要件を満たすためのアドバイスを記載した命令を出しました。Corning Optical Communications RF, LLC v. PPB Broadband, Inc., IPR2014-00441 (PTAB) (Paper 19)を参照のこと。特に、PTABは、(1) 補正するための申し立て(Motion to Amend)により、新しい用語がクレームに追加され、その用語の意味が係争の対象になると思われる場合、特許所有者は、申し立てにその用語のクレーム解釈案を提示すべきであること、および(2) クレーム案において特許性について依拠している特徴もしくは特徴の組み合わせが、過去に周知であった場合、特許所有者は、当業者にとって他のクレーム要素と共に使用するためその知識を適合させることが自明ではない理由を説明すべきであることを推奨しました。この点について、PTABは、補正クレームの特徴が自明でない理由を説明する際、当業者のレベルについての適切な審議の幾つかの例を提示しました。また、PTABは、補正するための申し立て(Motion to Amend)における最高15枚というページ制限の対象とならないように、クレーム補正案を付録(appendix)に載せることを認めました。これは、過去の他のIPRにおいては認められていませんでした。従って、統計によると、PTABが補正するための申し立て(Motion to Amend)を認めることがないように思われますが、PTABがIPRにおける補正するための申し立て(Motion to Amend)を認めるかどうかを判断する際、本決定では、PTABが希望する主張および情報のタイプについての有用な見識が提示されています。